La tutela de las marcas de renombre en el sistema europeo

Por Julio Conte-Grand (*) –

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es una agencia descentralizada de la Unión Europea (UE), creada para ofrecer protección en materia de propiedad intelectual a las empresas y agentes innovadores dentro y fuera de la UE.

Es la agencia de la UE responsable de gestionar las marcas de la UE, los dibujos y modelos de la Unión Europea registrados, las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y la cooperación europea e internacional en el ámbito de la propiedad intelectual, así como el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

La EUIPO se creó a través de un acto constitutivo independiente y específico, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Se establece en el artículo 4 de dicho Reglamento:

“Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (…) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resolvió en fecha 24 de abril de 2024 el asunto T-157/23 | Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), confirmando que el renombrede una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de forma progresiva.

Es necesario tener en cuenta que en el Sistema europeo se consideran “marcas renombradas”aquellas conocidas por una parte importante del público interesado en los respectivos productos o servicios.

Debe considerarse asimismo que las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios son válidos en todo el territorio de la Unión, que las marcas de la UE coexisten con las marcas nacionales y que los dibujos y modelos comunitarios coexisten con los dibujos y modelos nacionales.

Las solicitudes de registro de las marcas de la UE y de los dibujos y modelos comunitarios se dirigirán a la EUIPO, Oficina que examinará la petición y resolverá al respecto. Sus resoluciones son recurribles ante el TGUE

¿En qué consistió el caso resuelto por el TGUE?

En noviembre de 2019, la empresa de productos cosméticos alemana Kneipp GmbH (Kneipp), solicitó a la EUIPO el registro como marca de la Unión Europea del signo denominativo Joyful by nature.

Esta marca solicitada designaba principalmente productos cosméticos, velas perfumadas y servicios de marketing.

En julio de 2020, una empresa francesa de productos de lujo (principalmente moda y perfumes), la Maison Jean Patou, se opuso al registro de la marca solicitada.

El planteo de oposición fue examinado por la EUIPO y acogido parcialmente, señalándose en la decisión que la marca JOY de la Maison Jean Patou gozaba de gran renombre en una extensión importante de la UE, y que el titular de la marca solicitada podría beneficiarse indebidamente de ese renombre, habida cuenta de la similitud entre las dos marcas.

Kneipp interpuso un recurso contra la resolución de la EUIPO ante el TGUE. Este Tribunal General desestimó el recurso.

El TGUE observó que la marca JOY gozaba de renombre en una parte importante del territorio de la UE, en particular, en Francia, en orden a los productos de perfumería y perfumes.

La marca JOY había adquirido gran notoriedad en el pasado, pero, según se argumentó por la empresa Kneipp peticionante del registro de la marca Joyful by nature, tuvo una disminución en el conocimiento general al correr de los años.

Se observó en el rechazo del planteo que, sin embargo, el prestigio existía todavía cuando se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada, de manera que en esa fecha podía subsistir cierta notoriedad que podía calificarse como “residual”, lo que justificaba su protección y, por ende, el rechazo de la inscripción por similitud.

Otro punto de interés considerado por el TGUE fue el atinente a la carga de la prueba del renombre, esto es, cuál de las partes debía asumir la necesidad de acreditar las premisas que daban sustento a su posición; ¿hay que probar el renombre o probar que no lo hay?

El TGUE entendió que un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate puede contener indicaciones útiles, habida cuenta de que, por lo general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente.

Afirmó así también que el mismo razonamiento debía aplicarse en cuanto a la pérdida de ese renombre, que, en general, se produce de igual modo progresivamente.

Concluyó el TGUE que, por ende, a falta de pruebas concretas que demostraran que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior JOY a lo largo de muchos años, hubiese desaparecido repentinamente en el último año examinado, la marca JOY seguía gozando de renombre en la fecha pertinente.

En otras palabras, se afirmó la vigencia ultra activa del renombre de una marca como razón suficiente para su tutela.

El TGUE confirmó asimismo que la marca anterior JOY poseía un carácter distintivo que permite su registro, que es similar a la marca solicitada y que no cabe excluir la existencia de un riesgo de asociación entre las dos marcas. En estas circunstancias, existe el riesgo de que el titular de la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca anterior, que se mantiene perdurable.


(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 939 del 31 de mayo de 2024